[송박사의 미국 벤처창업] <33> 지적 재산권 확보하기

승인2019.01.10 09:05:28

<33> 지적 재산권 확보하기

대부분의 벤처기업들은 창업 초창기에 투자자로부터 투자금을 받아 단기적으로 기업을 운영할 수 있지만, 수입원이 없으면 부족해서 자금난에 늘 허덕인다. 그러나 이 과정 속에 창업 회사의 지적재산권(Intellectual Property, IP)을 잘 활용하면 재정의 어려움을 지혜롭게 극복할 수 있다. 

▲ 지적재산권(Intellectual Property, IP)을 잘 활용하면 재정의 어려움을 지혜롭게 극복할 수 있다. <사진=ⓒArthur Shlain>

지적재산권(IP)은 특허, 저작권, 상표 등으로 이루어진다. 그래서 벤처기업들은 가장 우선적으로 특허를 확보하는 일에 전력을 다해야 한다. 일단 핵심 기술의 특허를 갖게 되면 특허를 활용하여 기업의 가치를 높일 수 있을 뿐만 아니라 안정된 수익원을 만들어내어 자생적으로 성공적인 회사를 만들 수가 있다.

그러나 실제로 핵심 기술을 통하여 가치 있는 지적재산을 확보하는 일은 참으로 어려운 일이다. 창업회사가 독보적인 기술을 보유하고 있으면 큰 문제가 없지만 그렇지 않을 경우에 다른 방법으로도 현재 가지고 있는 기술보다 우수한 기술들을 확보해야 한다.

이를 위해 기본적으로 개발하고자 하는 분야에 대한 기술과 문헌들을 확보하고 분석해야 한다. 특히, 특허 출원이라는 과정을 통해서 고급 정보와 관련 특허 기술들을 접할 수 있기에 어느 정도 확실한 틈새 기술을 찾을 수도 있다.

먼저 미국 특허청(United States Patent and Trademark Office, USPTO)의 웹사이트에 가서 기술 검색을 하는 것이 우선적이다. 미국특허청은 특허에 관련한 제품 및 지적 재산권의 식별을 위해 모든 발명에 대한 발명자와 기업에 대한 특허 및 상표에 대한 정보를 제공하고 있으며 또 출원된 특허 자료를 심사하고 특허를 최종 승인하는 기관이다.

아쉽게도 대부분의 창업자들은 특허 출원이 제품 개발이 다 이루어진 후에 하는 일이라고 생각하지만 특허 출원을 위한 특허 검색이 우선적으로 이루어져야 한다. 또 약간의 재정지출이 있겠지만, USPTO 사이트를 이용하면 기술 검색을 하는 동안에 많은 정보를 얻을 수 있다.

창업자들은 초기부터 직원들에게 특허 출원을 장려하고 출원을 파일링(Filing)을 하는 경우 특허 출원자를 보상해 줌으로써 가능한 많은 특허를 확보할 필요가 있다.

특히, 차별화되는 특허 기술을 보유하기 위해 가능하면 완벽한 문서를 만들어서 출원하는 것이 중요하다. 즉, 특허의 구체적인 범위와 내용 그리고 발명에 대한 설명을 자세히 기록해야 한다.

일부 회사는 형식적으로 특허를 출원하여 회사의 좋은 포트폴리오만을 만들어 회사의 기술 가치만을 높이려고 하지만 이는 투자자들을 기만하는 일이고 장기적으로 잠재적인 투자자들을 잃은 결과를 초래한다. 

기본적으로 벤처기업은 보다 정직하게 기술력을 가지고 승부를 걸어야 한다.

간략히 벤처기업의 지적재산권을 확보하기 위한 성공적인 전략과 활용방안을 소개하면 다음과 같다.

첫째는 창업 초기에 IP 전략을 수립하고 창업의 핵심 기술들을 논리적으로 정리하여 특허 출원을 위한 초안을 만들어야 한다. 연구 개발의 초기 단계에 특허 문서를 만들어 출원하고 특허 내용은 개발하고자 하는 핵심 기술을 모두 포함할 수 있도록 작성하는 것 이 중요하다. 많은 숫자의 특허도 중요하지만, 집중적으로 핵심 기술에 한정하는 것이 좋다.

특히 개발하고자 하는 제품이나 서비스에 속하는 모든 발명, 아이디어, 개념, 개선 등에 상세하게 기술해야 한다.

둘째는 출원자인 직원과 기술 양해 합의서를 만들어야 한다. 이 합의는 직원들이 특허 내용의 기밀성을 유지하고 특허를 회사에 양도하겠다는 합의를 계약서로 만드는 일이다. 이를 위해서 회사는 특허 출원에 대한 보상 방안을 만들어 집행하면 직원으로부터 특허 정보에 대한 비밀을 유지할 수가 있다.

무엇보다도 특허 출원 전에 특허 기술이 임직원의 실수로 공개되지 않도록 주의해야 하며 기술 협의를 할 때는 비공개/비밀협정(Memorandum of Understanding, MOU)을 맺은 후에 논의해야 한다. 기술 협의 시에는 너무 자세히 핵심 기술을 소개하지 않는 것이 기술 보호를 위해 바람직하다.

셋째는 공개된 특허에 관한 기술 정보를 자세히 연구 조사해야 한다. 특허 출원에 앞서 이미 공개된 특허들을 연구함으로써 나중에 특허 침해 또는 특허 분쟁에 휘말리는 일이 없도록 준비해야 한다.

이를 위해 출원하고자 하는 특허 기술에 대한 경쟁 업체가 있는 지를 파악하고 또 경쟁사들의 특허 내용이 무엇인지도 바르게 알고 준비할 필요가 있다.

네째는 특허의 활용 방안으로는 라이센싱(Licensing) 전략으로 수익을 창출하는 방안이 있다. 기업이 갖고 있는 출원된 기술 또는 서비스를 통하여 자체적으로 회사의 수익을 창출하거나 투자를 유치하는 데 활용해야 한다. 가장 이상적인 수익 모델은 라이센싱 아웃(Licensing- Out)을 통하여 로열티로 전환될 수 있도록 기술 포트폴리오를 만드는 일이다.

종합적으로 정리하면 지적 재산이 벤처기업의 핵심적인 자산이기 때문에 사업 목표를 수립할 단계에서부터 전략적으로 특허와 같은 지적재산을 활용해서 수익모델을 만들어야 한다.

또 특허를 통하여 장기적인 투자로 연결될 수 있도록 창업자들이 적극적으로 IP를 만들고 관리하는 데 노력해야 하며 이를 위해 특허 변호사나 전문가의 도움을 받는 것도 필요하다.

참고 사이트 www.uspto.gov

송병문박사는 버지니아텍에서 공학박사를 받은 후에 미국 국방회사에 근무하다가 2004년 무선통신관련 벤처기업을 창업하여 5년간 운영하였다. 이후 2009년부터 텍사스에있는 베일러대학교 전기 및 컴퓨터 공학과의 조교수로 재직하였고, 2013년부터 미국 아르곤 국립연구소에서 근무했다. 만21년의 미국생활을 접고 귀국하여 2015년 9월부터 구미전자정보기술원에서 본부장으로 일하고 있다.

소믈리에타임즈 송병문 칼럼니스트 ben.song858@gmail.com

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